智權知識問答集

企業智慧財產權事務，是需要企業智權人員與事務所緊密配合的工作。
智慧財產權早已經是現今企業營運中不可或缺的一環，根據財團法人資訊工業策進會(以下簡稱「資策會」)在2021年針對320家上市上櫃企業的智財現況調查顯示，企業最常遇到的智財風險有被他人侵害智財權、員工跳槽或被挖角、權利被搶註以及機密外流。光是上述這四項智財風險，就涵蓋了智慧財產權中的智財權訴訟、企業智財管理措施(如員工離職後競止)

企業智權人員與事務所的理想分工協作模式

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>產業專利知識平台</title>
<link href="https://ipkm.tipo.gov.tw/favicon.ico" rel="icon" type="image/ico" />
<link href="https://ipkm.tipo.gov.tw/static/css/columnist_artile_2.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<header>
<a href="https://ipkm.tipo.gov.tw/">
<img width='96px' padding='8px' src="https://ipkm.tipo.gov.tw/static/media/ipkm-logo-with-fonts.png" alt="產業專利知識平台" />
</a>
</header>
<div class="container">
<h3>智權知識問答集 ep.17</h3>
<h1>企業智權人員與事務所的理想分工協作模式</h1>
 <img src="https://cloud.tipo.gov.tw/S400/bapi/article/columnist/280/image/1128" style="zoom:20%;" /><h3><a name="企業智權人員與事務所該如何妥善分工才能有效運用資源發揮各自所長呢" class="md-header-anchor"></a>企業智權人員與事務所該如何妥善分工，才能有效運用資源、發揮各自所長呢？</h3><h3><a name="製圖財團法人中衛發展中心" class="md-header-anchor"></a>(製圖：財團法人中衛發展中心)</h3>企業智慧財產權事務，是需要企業智權人員與事務所緊密配合的工作。智慧財產權早已經是現今企業營運中不可或缺的一環，根據財團法人資訊工業策進會(以下簡稱「資策會」)在2021年針對320家上市上櫃企業的智財現況調查<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>顯示，企業最常遇到的智財風險有被他人侵害智財權、員工跳槽或被挖角、權利被搶註以及機密外流。光是上述這四項智財風險，就涵蓋了智慧財產權中的智財權訴訟、企業智財管理措施(如員工離職後競業禁止)、自身智財權取得與保護以及營業秘密管理與保護等議題，涉及不同類型的智財權，以及各種法規與企業管理領域的交錯<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>。然而，面對這樣多樣化、領域交錯且高度專業的智慧財產權事務，前述資策會的調查報告顯示，在84%編制有智慧財產相關事務管理人員的企業中，包含設有專責部門、專責人員或是由其他部門人員兼任的情況下，企業內智財管理人員的平均人數只有2.15人。顯然，對於企業智權人員來說，如何有效的與外部事務所合作，借重事務所的資源、人力以及經驗，來完成企業日常的智慧財產管理工作，是必然要具備的技能。&nbsp;<h2><a name="企業智權人員與事務所分工的原則" class="md-header-anchor"></a>企業智權人員與事務所分工的原則</h2>對於企業智權人員以及事務所來說，建議的分工原則是：企業智權人員主導方向並對內溝通，事務所輔助執行且對外聯繫。承此，企業智權人員作為企業在智慧財產事務的執行單位和對外窗口，工作的重點應著重在對企業內部所有相關部門溝通、協調以及意見的整合，擔任企業內部智慧財產權事務的諮詢管道，確認智慧財產權事務的執行方式與目標，進而對事務所傳達企業內部意見，務必確認事務所在執行上達到企業的期待與成效<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>。而對於事務所來說，工作的重點首要則著重在輔助企業智權人員，代表企業在外部的各種智慧財產權事務，實務上最常見的，就是專利/商標申請、專利舉發、商標異議/評定/廢止、寄發或回覆侵權警告信函、智慧財產權訴訟等，面對智慧財產專責機關、法院或是爭訟對造，這些都是大多數事務所經常性提供的專業服務。&nbsp;<h2><a name="需要內外合作的智慧財產權事務" class="md-header-anchor"></a>需要內外合作的智慧財產權事務</h2>根據前述資策會的調查報告，專利/商標申請、定期繳交智慧財產相關規費、進行專利/商標檢索、寄發警告信函、舉發或異議、授權合約與交易、訴訟管理、智財相關教育訓練，是所有智慧財產權事務中需要同時運用內部人員與外部資源處理的比例最高的事務，而這些各種不同智慧財產權事務對企業智權人員與事務所來說，需要協作的狀況均有不同，以下詳細說明企業智權人員與事務所在各個需要內外合作的智慧財產權事務中的協作建議。&nbsp;<h2><a name="智慧財產權事務的協作建議" class="md-header-anchor"></a>智慧財產權事務的協作建議</h2>先就專利檢索/申請來說，協作時的建議是由企業智權人員自行，或請研發人員準備技術說明文件、樣品等，讓事務所能夠充分了解技術內容，使得事務所能夠進行專利檢索、撰寫專利說明書並且進行專利申請。這時企業智權人員應該專注在向研發人員挖掘出具有保護必要性的創新技術，評估用專利保護還是營業秘密保護比較恰當<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>，確認事務所撰寫的專利說明書是否能夠充分保護到創新技術的核心，根據企業的需求決定專利布局的方向，並且確認此一創新技術沒有自行公開而可能損害可專利性的情形。事務所則是應該專注在如期完成能夠充分保護企業創新技術的專利說明書，並且留意各國專利法規的不同與專利申請過程中應注意的事項，避免不必要的程序瑕疵與費用，來協助企業取得合乎需求的專利保護。再就商標檢索/申請來說，協作時也是建議由企業智權人員自行，或請宣傳行銷人員準備行銷企劃和品牌說明，讓事務所能夠充分了解商標實際使用的情況，包含產品包裝、文宣內容、商標使用的商品/服務以及企業希望取得保護的商標名稱，進而由事務所進行商標檢索與商標申請的規劃。企業智權人員則需要在過程中留意宣傳行銷人員的說明是否完整，確認事務所提供的檢索結果是否完整，註冊類別是否符合實際使用或未來規劃，商標布局是否足以充分保護企業的營業活動。事務所則是要盡可能確保商標申請結果符合最初商標檢索的預期，留意各國商標法規、類別項目的不同與商標申請過程中應注意的事項，避免不必要的程序瑕疵與費用，來協助企業順利取得商標保護。就定期繳交智慧財產相關規費的項目來說，專利/商標取得過程中的應繳規費，例如專利申請、商標註冊、專利/商標領證、專利/商標轉讓等等，雖有少部分企業自行維護，但大部分企業都是委由事務所代繳。然而，是否要繼續繳交專利年費或商標延展費，就需要先透過企業智權人員內部盤點後，再指示事務所進行繳納，而此時的協作建議是由企業智權人員擬定或依循內部流程，例如由研發人員提供專利技術性的評估意見、銷售人員提供產品銷售額或市場評估意見、企業智權人員提供專利/商標保護效力評估意見或是授權可能性等等，綜合之後將專利/商標分級，再來指示事務所辦理專利年費或商標延展費的繳交。而寄發/回覆警告信函、專利舉發/商標爭議、訴訟管理這三個項目則是涉及到智慧財產爭訟事項，在這些智慧財產權爭訟事項中，企業智權人員和事務所的協作建議如下。對企業智權人員來說，首要是建立內部對於此一爭訟事項的應對團隊與溝通平台，若為主訴方，爭訟事項的事前準備包含與高階主管溝通、確定採取這些爭訟手段的對象、所要達到的目的和預估花費的成本、證據的充分收集、以及法律上的權利基礎是否堅實，例如寄發專利權侵害的警告信前，新型專利權是否有附上新型技術報告；若為應訴方，事前準備則是要評估此一爭訟事件的影響範圍以及回應的方式，例如內部評估是否確實有落入專利權範圍、涉及侵權的產品銷售額、是否要提出專利舉發或其他防禦手段以及回應的方向。對事務所來說，除了可以參與事前準備的過程，並且適時提供爭訟過程的建議之外，在爭訟進行的過程中，應該要提供爭訟實務上的建議，並且即時將爭訟過程的進度回報給企業智權人員，協助企業智權人員運用各種方法達成企業的策略或執行目標。授權合約與交易是比較複雜的智慧財產權事務，以下從準備階段、簽約階段和簽約後階段來簡要說明企業智權人員與事務所的協作建議。在準備階段時，企業智權人員通常需要著重在了解內部的需求，並且依此需求找尋授權/交易的標的，例如企業在遭遇專利侵權訴訟時，需要找尋能夠反擊的專利進行授權，而找尋到授權/交易的標的後，可以透過事務所協助進行智慧財產權的查核，來確認交易標的的法律狀態、所有權歸屬等等事項；在簽約階段時，可以由企業智權人員自行或委託事務所協同與授權方進行授權/交易條件的議定、審閱合約內容、和最後簽訂合約；簽約後階段，則是要確保授權/交易的有效完成，若有持續性的權利金，或其他交易後的注意事項，例如依照產品銷售額抽取權利金，或不得再授權給第三人的條款，則由企業智權人員定期查對。最後，智財相關教育訓練此一事務主要由企業智權人員負責規劃，規劃範圍包括全公司所需要的智財相關教育訓練項目，還有各個專責人員所需要的專項智財相關教育訓練項目，例如全公司人員都需要完成「智慧財產權概論」課程訓練，研發人員需要完成「專利檢索實務」課程訓練等等，再與事務所溝通要開設的教育訓練課表、教材內容以及預期效果，課程結束後透過課程評量來確認最終的訓練成效，並且將訓練記錄保存下來。&nbsp;<h2><a name="結語" class="md-header-anchor"></a>結語</h2>企業智權人員與事務所之間的妥善分工，能協助企業有效處理各種智慧財產權事務。透過上述說明，企業智權人員在面對許多智慧財產權事務時，透過事務所的外部協助，能夠節省許多人力，例如將撰寫專利說明書或執行專利檢索委由事務所執行，而將心力放在更重要的內部溝通、決策和執行監督上，因此企業智權人員與事務所之間需要妥善分工、互動和協作，避免完全偏重任何一方，才能有效兼顧智慧財產權事務的各個層面，共同完善企業智慧財產權管理。&nbsp;
參考資料：
<div> 
 <a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> 本文內所引用的調查數據，請參考財團法人資訊工業策進會科技法律研究所創意智財中心，《2021年國內企業智財現況調查報告》，網址：<a href='https://www.tips.org.tw/body.asp?sno=BGCHDC#460' target='_blank' class='url'>https://www.tips.org.tw/body.asp?sno=BGCHDC#460</a>，2022年2月。 
</div> 
<div> 
 <a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> 有關企業在數位經濟時代所面臨到的智慧財產權管理議題和各種不同面向，本站的「數位經濟時代對企業智慧財產管理的影響」一文有更生動的說明，請參考鄭惇文，數位經濟時代對企業智慧財產管理的影響，產業專利知識平台，網址：<a href='https://ipkm.tipo.gov.tw/article/columnist/222/view' target='_blank' class='url'>https://ipkm.tipo.gov.tw/article/columnist/222/view</a>，上次瀏覽日期：2022年11月9日。 
</div> 
<div> 
 <a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> 企業智權人員的任務、工作和團隊的角色分工，在本站「如何建立自己的企業專利團隊」一文中有進一步的說明，請參考財團法人中衛發展中心彙編，如何建立自己的企業專利團隊，產業專利知識平台，網址：<a href='https://ipkm.tipo.gov.tw/article/columnist/238/view' target='_blank' class='url'>https://ipkm.tipo.gov.tw/article/columnist/238/view</a>，上次瀏覽日期：2022年11月9日。 
</div>
<div> 
 <a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> 此一議題在本站「企業技術保護方式的抉擇：專利or營業秘密」有詳細的說明，請參考財團法人中衛發展中心彙編，企業技術保護方式的抉擇：專利or營業秘密，產業專利知識平台，網址：<a href='https://ipkm.tipo.gov.tw/article/columnist/178/view' target='_blank' class='url'>https://ipkm.tipo.gov.tw/article/columnist/178/view</a>，上次瀏覽日期：2022年11月9日。 
 </div>
作者：陳致浤 專利師現職：誠宏國際智權事務所 主持專利師學歷：國立中興大學科技法律研究所 碩士、國立中興大學生命科學系 學士。經歷：專利師公會企業智權管理實務委員會主任委員、靜宜大學法律系兼任講師。專長：國內外專利檢索、商標檢索、說明書撰寫與分析、生技醫藥相關技術領域專利撰寫/布局/規劃、智慧財產管理制度之診斷/規劃/建制、專利授權與技術移轉。&nbsp;<hr /><h3><a name="經濟部智慧財產局-版權所有-©2022地址臺北市辛亥路2段185號3樓" class="md-header-anchor"></a>經濟部智慧財產局 版權所有 ©2022　地址：臺北市辛亥路2段185號3樓</h3><hr />&nbsp;</div>

</body>
</html>